2022-10-18 若申請標的屬於兩種都能申請者,我們該選擇申請哪一種專利?

Q:若申請標的屬於兩種都能申請者,我們該選擇申請哪一種專利?

上週我們提到新型專利和發明專利的一些不同之處,但基於這些不同處,二者權利的強弱程度並無太大差別,在這樣的前提下,我們該如何選擇要申請的專利種類呢?


A:要從產業發展性出發做選擇!

1. 擇一選擇:

所謂的從「產業發展性出發」,意思是說這個專利「在商業上能活多久」,如果同類競品之間競爭激烈,推陳出新的速度極快,那麼申請發明專利就不會是一個明智的選擇,因為競品早就迭代好幾代了,你所申請的專利早就變成LKK沒人要的東西了,這種情況就無法滿足專利的制度目的——思想的可商業化。

因此選擇申請的專利種類,應該從市場、產業的狀況觀察:若是想要申請專利的標的在未來市場具有革命性、長久性的存活可能性,那麼選擇發明專利就會是一個不錯的選擇,但如果系爭專利所處的競爭市場看重商品的迭代、更新,那麼審查快速的新型專利或許較能發揮權利保護任務!

2. 小孩才做選擇:我全都要!
但有沒有第三種選擇呢?依據專利法第32條第1項規定,同一人就相同創作,於同日分別申請發明專利、新型專利者,應於申請時分別聲明。本條的意思是說:我國法制上是允許在同一個申請案中,同時申請發明和新型專利的!也就是俗稱的一案二請!

只是當然也有一些限制:除了需要是同一人以外,申請時還需要分別聲明,且在發明專利核准時,申請人需要擇一,也就是只保留新型或者是發明專利。

(因為我們不能允許:同一個技術內容同時存在兩種權利。)

除了這幾個條件,若是在審核發明專利的過程中,新型專利已經消滅或是受到撤銷專利確定者,發明專利也是不予核准的!

3. 小結:

但如果條件都符合,那麼申請人能在短時間內通過形式審查,就利用新型專利進入市場並保護自己的發明,在經過智財局實體審查核准發明專利後,申請人能選擇放棄新型專利,直接在發明專利公布日起使用發明專利主張權利。

但需要注意的是:能同時申請新型、發明專利的標的,限於專利法第104條中「對物品之形狀、構造或組合之創作。」的內容,若僅能申請發明專利、但不能申請新型專利的標的,是沒有辦法一案二請的喔!




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